Contrato de licencia de uso de marca

El contrato de licencia de uso de marca (o licencia de uso de nombre comercial o de dominio de internet) es un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una marca, nombre comercial o dominio de internet (licenciante) cede a un tercero (licenciatario) sus derechos de uso y explotación a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita. De esta forma, se permite utilizar la marca a otra parte (es decir, se otorga una licencia de uso), sin que se transfiera, en ningún caso, la titularidad de la marca, nombre comercial o dominio de internet al licenciatario.

En el caso de que se desee transferir la titularidad de la marca, del nombre comercial o del dominio, se deberá firmar un contrato de cesión de marcas y nombres comerciales. Asimismo, si lo que se desea es denunciar el uso indebido de una marca o nombre comercial, se deberá preparar un requerimiento por infracción de propiedad industrial o intelectual.

 

¿Qué es una marca registrada?

Se considera como marca todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar el origen y características de productos o servicios en el mercado. La marca puede ser así una palabra o denominación, un conjunto de siglas o iniciales, un logo, un determinado color asignado a un producto o formas tridimensionales que identifiquen un producto (p. ej. la forma del envase donde se transporta el producto), entre otros.

Esta marca o símbolo distintivo se inscribirá en el registro de marcas de los países donde se comercializarán productos o servicios bajo la marca. En el caso español, se registrarán en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Esta inscripción tiene como fin de prevenir su uso por parte de terceros dentro del mercado español. También cabe la posibilidad de que se realice la licencia de una marca de la Unión Europea (conocida anteriormente como marca comunitaria) inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Este tipo de marca puede ser utilizada en todos los países integrantes de la Unión Europea.

Las marcas registradas se suelen identificar indicando los símbolos R, MR o TM al lado de la misma, incluyendo su número de registro. Por otro lado, el registro de la marca será de carácter indefinido siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada cinco años.

 

¿Qué es un nombre comercial?

Se considera como nombre o denominación comercial todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar a una empresa o negocio frente a otros de la competencia. El nombre comercial podrá coincidir con la denominación social (nombre) de una empresa o negocio, pero no es necesario que coincidan en ningún caso.

Al igual que las marcas, los nombres comerciales deben registrarse en cada mercado donde sean utilizados (en España se deben inscribir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas), lo cual permite proteger el nombre comercial frente a terceros que puedan intentar hacer uso del mismo.

El registro del nombre comercial se podrá mantener de forma indefinida, siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada cinco años.

 

¿Qué es un dominio de internet?

Se trata del nombre que permite identificar un determinado sitio web o dirección de internet. Este nombre se puede solicitar en cualquier servidor o plataforma registrada en el ICNN (The Internet Coporation of Assigned Names and Numbers, organización encargada del control del registro de dominios a nivel internacional). El servidor o plataforma es el encargado de alojar la página web y asignarle su dominio de forma indefinida a cambio de un precio o canon periódico. El registro de un determinado dominio en un servidor impide su uso por cualquier persona que no sea su titular.

 

Tipos de licencias o cesiones

La licencia otorgada a través del contrato de licencia de uso puede ser de carácter exclusivo o no exclusivo. En el caso de que la licencia sea en exclusiva, el licenciante no podrá ceder el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otra persona, teniendo así el licenciatario la facultad de explotarla de forma única. En caso contrario, el licenciante podrá facilitar la marca, nombre comercial o dominio de internet a terceros, e incluso, podrá explotar la marca, nombre comercial o dominio de internet por sí mismo.

Por otro lado, la marca, nombre comercial o dominio de internet podrá ser transferible o no transferible. En caso de que la cesión sea transferible, el licenciatario podrá sublicenciar o ceder de forma no exclusiva el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otros usuarios.

En principio, el contrato de licencia de uso se considerará no exclusivo e intransferible salvo que las partes acuerden lo contrario, de forma expresa, en el documento.

 

¿Cómo utilizar este documento?

Una vez descargado, este contrato deberá ser firmado por cada una de las partes. El documento podrá ser firmado por una o varias persona(s) física(s) (persona natural), ya sea en su propio nombre o a través de un representante debidamente autorizado (p. ej. apoderado), o por una o varias persona(s) jurídica(s) (como puede ser una empresa, una asociación, etc.) a través de su representante persona física (p. ej. administrador).

La concesión de licencia en favor del licenciatario deberá ser otorgada conjuntamente por todos los titulares de la marca, nombre comercial o dominio de internet. Por otro lado, esta licencia podrá ser inscrita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si así se solicita por una de las partes.

 

Contenido del contrato

Este documento incluye el siguiente contenido mínimo para garantizar su eficacia:

• la información sobre las partes del contrato;
• el tipo de licencia que se va a otorgar de la marca, nombre comercial o dominio de internet (exclusiva o no exclusiva, transferible o no transferible);
• el precio de la licencia y su forma de pago por parte del licenciatario o condiciones para el otorgamiento de la licencia gratuita;
• la extensión y contenido de la licencia, indicando todo aquello que puede o no hacer el licenciatario con la marca, nombre comercial o dominio de internet;
• la fecha de inicio y la duración del contrato;
• el ámbito territorial específico en el que se podrá hacer uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet; y,
• la finalidad para la que se realizará la licencia de la marca, nombre comercial o dominio de internet.

Además de los aspectos arriba indicados, en el propio documento se incluyen otras cláusulas relevantes, como las cláusulas de confidencialidad, de forma de uso de la licencia y ámbito geográfico de explotación que se comentarán a continuación.

 

Forma de uso de la licencia

El licenciatario podrá hacer pleno uso de la marca, nombre comercial y dominio de internet en el desarrollo de su actividad económica, siempre que respete la instrucciones otorgadas por el licenciante (p. ej. en referencia a los productos que se podrán distribuir bajo la marca, los requisitos para el posible uso de la marca junto a otras del licenciatario, la posibilidad de inclusión de las marcas en las campañas de promoción de los productos del licenciatario, etc.).

Por otro lado, dada la importancia de la marca, nombre comercial o dominio de internet y el prestigio inherentes a las mismas, el licenciante podrá limitar las campañas de publicidad de la marca, nombre comercial o dominio de internet, pudiendo incluso impedir que el licenciatario lleve a cabo actividades de promoción sobre las mismas. De esta forma, puede controlar en su totalidad la difusión de estos símbolos de acuerdo con su estrategia comercial e impedir que el licenciatario pueda perjudicar la imagen de la marca, nombre comercial o dominio de internet ejecutando una mala campaña de promoción.

Por último, el licenciatario podrá, si así lo aprueba el licenciante, ejercer todas las acciones judiciales necesarias para la defensa de la marca, nombre comercial o dominio de internet.

 

Duración y extensión geográfica de la licencia

El licenciante podrá otorgar la licencia de uso por un periodo de tiempo determinado (que puede ser a su vez renovable o no), o bien, por un periodo ilimitado. En el propio contrato se regulará la forma de llevar a cabo la remisión del uso de la marca, nombre comercial y dominio de internet al término del contrato.

Por otro lado, se podrá definir también el territorio geográfico concreto donde se podrá hace uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet.

 

Precio de la licencia

Las partes pueden determinar libremente si la licencia será de carácter gratuito o retribuido. En el caso de que sea retribuida, se puede fijar una cantidad económica global a pagar por el licenciatario o una retribución variable basada en los resultados que el licenciatario obtenga con la explotación de la marca, nombre comercial o dominio de internet. También cabe la posibilidad de establecer una combinación de ambas, es decir, incluir una parte fija o cantidad establecida en el contrato que debe ser abonada por el licenciatario más una parte variable, dependiendo de los resultados obtenidos con la licencia o de cualquier otro factor que acuerden libremente las partes.

 

Titularidad de la marca, nombre comercial y dominio de internet

En este documento se garantiza de forma expresa la titularidad de la marca, nombre comercial y dominio de internet por parte del licenciante. De esta forma, se establece que el otorgamiento de la licencia no generará derecho de propiedad industrial o intelectual alguno en favor del licenciatario.

 

Cláusulas de confidencialidad

Dada la importancia de la información que puede ser transmitida entre las partes, sobre todo en relación con los productos o servicios distribuidos bajo la marca, nombre comercial o dominio de internet, es muy importante proteger toda la información relacionada con este contrato.

A través de esta cláusula, las partes quedan obligadas a guardar secreto de la información revelada en relación con este contrato y a prevenir que esta pueda ser utilizada por terceros en su propio beneficio. En concreto, las partes deberán poner todos los medios necesarios para evitar el uso de información confidencial por parte de terceros y, en concreto, garantizar que la información relacionada con la marca, nombre comercial o dominio de internet no es divulgada.

En todo caso, para garantizar una mayor protección de la información compartida, las partes podrán acordar la firma de un acuerdo de confidencialidad.

 

Derecho aplicable

El contrato de licencia de uso de marca y nombre comercial queda sujeto a lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 8 de diciembre, sobre todo en lo expuesto en su artículo 48 y siguientes. En lo referente a las marcas de la Unión Europea, será de aplicación el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, así como a lo dispuesto en el Código Civil y Código de Comercio español.

 

Ayuda de un abogado

También tienes la opción de consultar a un abogado si necesitas ayuda.

El abogado puede contestar a tus preguntas o ayudarte en tus trámites. Al final de la creación del documento, se te ofrecerá esta opción.

 

¿Cómo modificar el modelo?

Rellenas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en función de tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.