Come proteggere i segreti di un'azienda

Nel corso delle loro attività quotidiane, tutte le aziende accumulano numerosi segreti aziendali che possono diventare vitali per il loro futuro e diventare le chiavi del loro successo. Tuttavia, in alcune occasioni è necessario condividere informazioni importanti e potenzialmente segrete con persone esterne all'azienda per poter effettuare operazioni importanti per l'azienda, come la sottoscrizione di contratti o avvio di periodi di trattative e negoziazioni.

Tutti questi tipi di azioni possono comportare la divulgazione di segreti aziendali o di informazioni riservate che i potenziali concorrenti possono utilizzare a proprio vantaggio. Per questo motivo i segreti aziendali e la loro protezione sono diventati sempre più importanti per le aziende stesse.

In questa guida discuteremo la protezione di tutti i tipi di segreti aziendali che devono essere rivelati a terzi per un determinato scopo e che si desidera proteggere firmando un accordo di riservatezza o NDA, o inserendo clausole di riservatezza in un contratto specifico.

Vediamo quindi quali sono i punti principali per proteggere i segreti aziendali, partendo proprio dalla definizione stessa di segreto industriale.

1. Cosa sono i segreti industriali?

I cosiddetti segreti industriali coprono tutte le informazioni relative a idee o prototipi da brevettare in futuro, i piani strategici dell'azienda in crescita o commerciale e il know-how, ovvero la conoscenza, il nucleo dell'informazione che porta alla vendita di un determinato prodotto o servizio.

Pertanto, i segreti industriali includeranno tutte le informazioni che possono essere considerate molto importanti per l'azienda, la cui pubblicazione potrebbe comportare un significativo danno economico per la stessa. La fuga di questo tipo di informazioni permetterebbe ai concorrenti di accedere al modo di sviluppare prodotti o di fornire servizi che sono alla base del vantaggio dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti.

Tipico esempio è quello della Coca Cola, la cui ricetta è segreta e la sua divulgazione potrebbe comportare danni per miliardi di euro all'azienda stessa.

2. Come si possono proteggere i segreti industriali?

Al fine di proteggere i segreti industriali e di evitare il significativo danno economico che potrebbe derivare dalla divulgazione degli stessi segreti a terzi al di fuori dell'azienda, si hanno le seguenti opzioni:

La tutela delle idee sviluppate all'interno dell'azienda di natura industriale o commerciale (come brevetti, modelli di utilità, o registrazione di marchi, tra gli altri) o di eventuali diritti d'autore (come quelli originati dallo sviluppo di software o dalla creazione di testi o scritti) generati dall'azienda nel corso della sua attività.

In questo caso, la protezione è limitata solo ad una serie di segreti specifici che si riferiscono a invenzioni o creazioni originali o inedite che possono essere utilizzate nell'attività commerciale dell'azienda. La tutela dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore consente di impedire che tali invenzioni vengano utilizzate da terzi senza il previo consenso della società o il pagamento del relativo compenso.

La protezione dei segreti aziendali mediante un accordo di riservatezza o non divulgazione (NDA in inglese) o la corrispondente clausola di riservatezza in un contratto ha lo scopo di impedire l'utilizzo di segreti aziendali per scopi diversi da quelli concordati dalle parti. Come vedremo, le informazioni comunicate ad un potenziale acquirente durante la negoziazione della vendita di una società possono essere utilizzate solo per la valutazione economica della società e non per qualsiasi altra attività. In questo modo, l'eventuale uso abusivo di segreti aziendali che potrebbe danneggiare economicamente la parte che li divulga è limitato e viene stabilita una sanzione in caso di inadempienza.

3. Il know-how aziendale

Come visto, un elemento fondamentale nella protezione dell'azienda riguarda il know-how dell'azienda. Dal punto di vista letterale, il termine "know-how" è l'abbreviazione dell'espressione inglese the know-how to do it: "il sapere come farlo", espressione che oramai, oltre che nella consuetudine è entrato anche nella terminologia giuridica. La riforma nel 2018, attraverso l'introduzione del D.lgs 63/2018, per recepire la direttiva (UE) 2016/943, ha portato proprio a una codificazione della parola know-how.

Articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale: "Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete."

Nella nuova formulazione normativa, comunque non si discosta da quanto previsto in precedenza, si definisce quindi cosa si intende per segreto commerciale, ossia che questo deve:

Essere segreto: le informazioni devono quindi non essere di facile accesso agli stessi concorrenti che operano nello stesso settore. Se non fosse così, e quindi si avesse una notizia di pubblico dominio, questa perderebbe il carattere della segretezza.

Avere valore economico: le informazioni devono avere un valore economico in quanto soggette a vincoli di segretezza in modo tale che l'impresa che le detiene sia in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non possiedono la stessa informazione;

Essere sottoposto misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, il che significa che se non si mettono in atto comportamenti tali da difendere tali misure, queste non verranno considerate come segrete.

Al fine di proteggere in modo adeguato le informazioni ed esperienze come segreti commerciali, ed affinché queste siano tutelabili, è quindi necessario procedere con una serie di passaggi preliminari all'interno dell'azienda per sapere quali effettivamente siano i documenti segreti.

Una buona procedura è quella di classificare i documenti come "segreti" o "confidenziali", così come l'invio di email o dei documenti stessi. È inoltre importante prevedere anche delle misure giuridiche come le pattuizioni contrattuali con i dipendenti e/o collaboratori, come vedremo. e con i soggetti terzi, quali ad esempio, fornitori, trasportatori, clienti, consulenti informatici, o collaboratori esterni alla compagine aziendale con i quali l'Azienda si trovi in condizione di condividere informazioni aziendali riservate.

4. L'accordo di riservatezza o NDA: quando si consiglia di firmarlo?

Un altro elemento fondamentale per la protezione dei segreti aziendali riguarda la firma di un accordo di riservatezza o NDA, sia con lavoratori che con terzi.

Come abbiamo visto, l'accordo deve essere siglato prima della trattativa e prima che effettivamente i segreti vengano svelati. Infatti, ogni volta che si procede a una vendita, scissione o fusione di una società, o a qualsiasi tipo di trattativa che si può instaurare con terzi, si deve procedere alla firma di un NDA.

In tutti questi casi, la società è tenuta a fornire informazioni rilevanti per raggiungere gli obiettivi della trattativa (ad esempio, se non vengono fornite informazioni sulla situazione patrimoniale della società, sarà difficile per l'acquirente accettare definitivamente l'acquisizione), di cui l'altra parte può avvalersi se decide di farne uso. Pertanto, l'obiettivo del NDA è quello di garantire che i segreti divulgati saranno utilizzati solo per gli scopi concordati dalle parti, e che qualsiasi altro uso diverso da quello concordato costituirà una violazione, con qualsiasi sanzione pecuniaria che possa essere applicata come concordato dalle parti.

L'accordo di riservatezza può essere bilaterale o reciproco (firmato da due parti, cioè entrambe le parti si impegnano a non divulgare le informazioni ricevute dall'altra parte), o unilaterale (firmato da una delle parti, cioè una parte divulga le informazioni e l'altra si impegna a tenerle al sicuro e a non divulgarle a terzi).

Affinché l'accordo di riservatezza sia efficace, è necessario che sia in vigore:

Descrivere chiaramente le informazioni segrete alle quali l'altra parte avrà accesso e che desidera proteggere dalla divulgazione (note come "informazioni riservate"). In questo modo, si intenderà esattamente quali elementi saranno considerati come riservati o segreti.

Stabilire lo scopo specifico per il quale le informazioni o i segreti devono essere comunicati all'altra parte, come sarebbe, seguendo l'esempio di cui sopra, per la valutazione economica dei beni della società.

Regolare la forma o la procedura con cui le informazioni saranno fornite tra le parti. Ad esempio, le informazioni possono essere fornite via Internet attraverso un portale al quale hanno accesso solo le persone autorizzate che sottoscrivono l'accordo di riservatezza, di persona attraverso la consegna fisica dei documenti, l'invio di e-mail con una speciale cifratura di sicurezza, ecc.

Determinare le conseguenze del mancato rispetto dell'accordo di riservatezza. Ciò dovrebbe includere la penale della divulgazione dei segreti aziendali o del loro utilizzo per un'attività diversa da quella concordata. Ad esempio, se il potenziale acquirente utilizzasse le informazioni ottenute nella valutazione dei beni della società oggetto della vendita per sviluppare autonomamente prodotti simili, questo deve pagare una penale prevista nel contratto, oltre ovviamente al maggior danno che può sempre essere richiesto in via giudiziale.

La firma di un accordo di riservatezza è quindi l'opzione migliore per proteggere i segreti aziendali, soprattutto quando essi saranno divulgati ad un'altra parte nell'ambito di una trattativa prima della firma di un contratto o dello sviluppo di un progetto, poiché in questi casi non è possibile includere una clausola di riservatezza nel testo del contratto stesso (perché il contratto non esiste ancora). Tuttavia, questa possibilità esiste quando i segreti devono essere rivelati nel corso dell'esecuzione di un contratto, come si vedrà in seguito.

Oltre a quanto sopra, si dovrebbe stabilire una procedura per la distruzione di documenti o supporti contenenti informazioni riservate (e-mail, lettere, documenti contabili, ecc.) nel caso in cui l'attività per la quale le informazioni sono trasferite non si svolga (ad esempio, se le parti non raggiungono un accordo definitivo e la vendita della società non ha luogo).

5. Quando è necessario includere una clausola di riservatezza in un contratto?

Talvolta la divulgazione delle informazioni non viene effettuata durante una trattativa, ma piuttosto la divulgazione delle informazioni della società avviene come conseguenza dell'esecuzione di un determinato contratto.

In tali casi, vi potrebbero essere alcune informazioni segrete per una società, che per forza di cose devono essere inserite in un contratto. Pertanto, è necessario regolarne la protezione in modo chiaro per evitare che la parte che accede ai segreti aziendali ne abusi e lo utilizzi a suo vantaggio.

Si dovrà quindi considerare l'inserimento di una clausola di riservatezza ogni volta che si ha a che fare con un contratto che comporti la divulgazione di informazioni riservate, come ad esempio:

contratti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, data la possibilità per i futuri dipendenti di ottenere informazioni su importanti segreti aziendali. Su questo punto torneremo al capitolo successivo;

contratti per la fornitura o prestazione di servizi, data la possibilità per il fornitore di servizi di accedere a tali informazioni pertinenti nel corso della sua attività;

contratti relativi alla distribuzione di prodotti o servizi, come un contratto contratto di franchising, un contratto di agenzia o un contratto di distribuzione, data la possibilità del distributore di accedere ai segreti dei prodotti o servizi della società;

in accordi di collaborazione con un'altra società o contratti di joint venture in cui i segreti aziendali sono spesso rivelati tra i collaboratori per poter sviluppare il progetto comune

Le informazioni protette come visto, saranno quelle indicate nel contratto come riservate, o quelle che riguarderanno il contratto stesso in cui viene inserita un accordo di riservatezza.

6. Patto di non concorrenza

Per tutelare i propri segreti commerciali si potrà infine prevedere la firma di patti di non concorrenza con i lavoratori o dirigenti dell'azienda stessa, ma anche con altri terzi con i quali si firmano dei contratti e si vuole evitare che sfruttino l'avvenuta conoscenza dei segreti aziendali per poterli sfruttare commercialmente.

Art. 2125 Codice Civile: "Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata."

Mediante questo patto quindi, l'azienda si vuole tutelare per un' eventuale attività svolta dal lavoratore per un'azienda concorrente, che potrebbe comportare il trasferimento di know-how importanti e segrete che il lavoratore ha acquisito mediante la sua permanenza nell'impresa del datore di lavoro.

Ovviamente, per il lavoratore questo tipo di patto comporta una rinuncia importante al suo diritto al lavoro costituzionalmente garantito, pertanto per essere valido, il patto di non concorrenza ha bisogno di alcuni elementi essenziali:

Compensazione economica: il lavoratore dovrà essere ricompensato congruamente per tutto il periodo in cui è vigore il patto di non concorrenza. Nel caso in cui non venisse inserita la compensazione economica o comunque questa fosse non adeguata rispetto alla normale retribuzione del lavoratore, il patto di non concorrenza si considererà nullo di diritto.

Efficacia nel tempo: un patto di non concorrenza non può essere superiore ai 3 anni o 5 anni dal momento dell'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, per evitare che il lavoratore sia vincolato a vita a un patto che non gli permette di poter lavorare nel campo.

Delimitazioni delle attività del lavoratore: Il patto di non concorrenza può riguardare anche attività diverse da quelle effettuate dal lavoratore per il prestatore di lavoro, purché vi sia una ragione e che queste siano limitate, in quanto non si può proibire al lavoratore di effettuare qualsiasi tipo di lavoro per qualsiasi tipo di datore di lavoro.

Forma scritta: nel caso in cui vi sia un patto orale o comunque diverso dalla forma scritta, questo si riterrà nullo ed il lavoratore sarà libero di poter accettare qualsiasi offerta lavorativa.

Vi è quindi la possibilità di inserire tali patti, ma questo dovrà essere retribuito e non potrà essere per sempre, dato che la limitazione per il lavoratore è notevole.

7. Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida quali sono i principali strumenti per un'azienda di tutelare i propri segreti industriali e know-how. Attraverso quindi la firma di patti di non concorrenza, accordi e clausole di riservatezza, e la possibilità di definire segreti i documenti, si ha la possibilità di proteggeE' di particolare importanza conoscere quali sono i propri segreti per poterli definire come tali, e di predisporre tutta una serie di contratti (con terzi, lavoratori, collaboratori), che permettano la tutela completa del proprio know-how, ed evitare perdite economiche considerevoli e cause legali che comportano costi in termine di tempo e denaro.

8. Normativa

D. Lgs 11 maggio 2018, n.63 : "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti."

Artt. 98-99 Codice della Proprietà Industriale

Artt. 2125 e 2596 Codice Civile