Contratto di licenza brevetto

Il contratto di licenza del brevetto è un accordo mediante il quale una parte, titolare o licenziante, concede in licenza, i diritti relativi del brevetto ad un'altra parte, il licenziatario. Attraverso il contratto di licenza brevetto quest'ultimo potrà utilizzare il brevetto e sfruttarlo commercialmente.

Cos'è il brevetto: Il brevetto è un diritto di esclusiva grazie al quale un'invenzione tecnologica viene tutelata per un periodo di tempo limitato, dando al suo titolare il diritto di proibire ad altri l'utilizzo a scopo commerciale dell'invenzione (produzione, distribuzione, importazione), per tutta la durata della protezione, nel territorio in cui è essa è protetta.

Il titolare del brevetto può sfruttare direttamente egli stesso l'invenzione brevettata ma può anche cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, dandolo in licenza, per tale sfruttamento; potrà altresì vendere a terzi o trasmettere in eredità il suo diritto di monopolio e in quel caso si avrà una cessione.

Per avere la tutela del brevetto è necessario che questo venga registrato presso le sedi opportune, altrimenti qualsiasi altra persona potrebbe sfruttare commercialmente l'idea del titolare del brevetto tentare di proteggere. La registrazione può avvenire sia a livello nazionale, che a livello comunitario, e a livello internazionale ossia comprendendo la protezione all'interno di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Per avere la concessione del brevetto possono passare anche anni, pertanto molto spesso un contratto di licenza di brevetto si stipula con l'ottenimento della domanda di brevetto da parte del titolare. Saranno le parti poi a stabilire chi dovrà agire per il mantenimento del brevetto ed effettuare tutti gli atti e pagare gli oneri relativi. Le parti dovranno anche stabilire cosa accade alla licenza nel caso di mancata concessione del brevetto, o nel caso in cui questo risultasse invalido.

Licenza del brevetto: Attraverso la licenza del brevetto, il titolare del brevetto concede la possibilità ad un'altra persona, il licenziatario, di poter sfruttare commercialmente il brevetto, dietro un compenso che il licenziatario dovrà fornire al licenziante.

La licenza comporta quindi che il licenziante mantiene la titolarità dello brevetto, ma sarà il licenziatario a utilizzarlo e a sfruttare commercialmente l'idea brevettata del titolare. Ciò comporta che il licenziatario è tenuto a mantenere gli standard di qualità richiesti dal licenziante. In questo contratto si ha appunto solamente la licenza del brevetto. Vi è anche la possibilità di avere una licenza di altri elementi distintivi, come ad esempio, il contratto di licenza marchio.

Esclusività: La licenza del brevetto può essere concessa in esclusiva o non in esclusiva, nel primo caso il licenziatario sarà l'unico a poter agire ed utilizzare il brevetto in una determinata zona geografica o nel territorio deciso dalle parti. Nel secondo caso il licenziatario potrà utilizzare il brevetto ma il titolare del brevetto potrà concedere la licenza del brevetto anche ad altre persone. Questo per far si che l'idea possa essere sfruttata commercialmente in varie zone. Di solito però un licenziatario ha l'esclusiva per una determinata zona. Si dovranno prevedere inoltre delle clausole specifiche all'interno del contratto per valutare se il titolare del marchio licenziante, nonostante l'esclusiva data al licenziatario, possa egli stesso utilizzare commercialmente il brevetto. Generalmente questa ipotesi è vietata ma dipenderà dalla volontà delle parti.

Corrispettivo: Questo può essere deciso dalle parti nella maniera che loro preferiscono. Possono scegliere infatti se avere una quota d'ingresso (fee), che il licenziatario dovrà pagare al licenziante. Inoltre possono scegliere se il pagamento avverrà una tantum, a rate, oppure mediante una percentuale sul fatturato del licenziatario sullo sfruttamento del marchio. Nulla vieta che si abbia una combinazione tra le modalità di pagamento.

Sub-licenza: Nel contratto deve essere inserita la possibilità da parte del licenziatario di poter erogare il servizio mediante sub-licenze. Le parti sono libere di scegliere ciò che ritengono più opportuno nel valutare se convenga o meno commercialmente la possibilità di poter erogare una sub-licenza. Generalmente questa viene concessa quando il licenziatario ha un'esclusiva sul brevetto.

Mantenimento del brevetto e modifiche: Importante all'interno del contratto di licenza è anche stabilire chi delle due parti si occuperà delle questioni relative al mantenimento del brevetto. Questo sia nel caso in cui si vuol far si che il brevetto registrato a livello nazionale si voglia sfruttare a livello europeo od internazionale, oppure nel caso che vi sia una contestazione sul brevetto e le parti dovranno decidere chi sarà ad agire in giudizio per la tutela. Inoltre, si dovrà stabilire chi delle parti prenderà le decisioni relative al brevetto.

Le parti sono libere di inserire altre clausole, quali, ad esempio, la possibilità del licenziatario di avere una prelazione su un'eventuale vendita del brevetto da parte del licenziante, la possibilità di avere un'assistenza tecnica del licenziante, la clausola di riservatezza e tante altre clausole che possono entrare nel contratto. Tutto ciò, fa parte della libertà contrattuale delle parti.

Come utilizzare il presente documento:

Attraverso questo documento si potrà:

• Indicare la generalità delle parti, ovvero il licenziante e licenziatario, se queste sono persone fisiche o giuridiche, e in caso, individuare il tipo di persona giuridica;

• Indicare il numero di brevetti che vengono concessi in licenza, se uno o più di uno;

• Identificare i brevetti attraverso il numero di domanda, il titolo e l'ente presso cui sono stati registrati, e se questi verranno identificati direttamente nel contratto o in un allegato;

• Indicare se il licenziatario utilizzerà il brevetto in esclusiva o non in esclusiva;

• Stabilire la durata della licenza, ossia per quanto tempo il licenziatario può usufruire del brevetto;

• Indicare se si dovrà pagare una quota d'ingresso (fee) per lo sfruttamento commerciale del brevetto;

• Indicare il prezzo del corrispettivo della licenza e le modalità di pagamento dello stessa;

• Stabilire se il licenziatario potrà dare il contratto in sublicenza o meno, ossia se si può avvalere di collaboratori o dare la licenza ad un'altra persona;

• Indicare la possibilità di cedere il contratto da parte del licenziatario, ossia, di poter vendere la licenza a terzi;

• Indicare da chi verranno risolte le eventuali risoluzioni delle controversie, se un Tribunale o un Arbitrato;

Una volta firmato il presente contratto, questo deve essere registrato e reso pubblico mediante trascrizione, presso la Camera di Commercio o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La trascrizione, in particolare, richiede la compilazione di un modulo e l'adempimento di una serie di adempimenti burocratici.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'UIBM.

Normativa di riferimento:

• Riguardo alle norme sul brevetto: Art. 45 Codice della proprietà industriale.
• Riguardo alle norme contrattuali: Artt. 1341-1342 Codice Civile.

Assistenza di un avvocato:

Potrai scegliere di consultare un avvocato se avrai bisogno di aiuto.

L'avvocato potrà rispondere alle tue domande o assisterti negli adempimenti opportuni. Questa opzione ti sarà proposta alla fine del documento.

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