Licentieovereenkomst

Deze Licentieovereenkomst is geschikt voor het verlenen van een licentie op auteursrechten, merken, knowhow of modellen. De overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden, op welke manier en tegen welke vergoedingen de intellectuele-eigendomsrechten van de licentiegever mogen worden gebruikt door de licentienemer.

Wat is een licentieovereenkomst?

Iedereen die intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) bezit, heeft de mogelijkheid om deze rechten aan een andere partij in gebruik (licentie) te geven. In een licentieovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder dit gebeurt. Door alles duidelijk op papier te zetten, is er later weinig ruimte voor discussie over de voorwaarden van de licentieverlening. Als een van de partijen de overeenkomst schendt, kan de andere partij juridische stappen ondernemen om zijn rechten te beschermen.

Dit document kan specifiek worden gebruikt voor de IE-rechten knowhow, model, merk, en auteursrechten, omdat deze categorieën als de meest belangrijke en voorkomende worden beschouwd binnen het domein van intellectuele eigendom. Hier is een kort overzicht van wat deze IE-rechten inhouden:

• Auteursrechten: onder auteursrechten vallen alle creatieve expressies, zoals literaire werken, muziek, beeldende kunst, films, software en andere intellectuele creaties. Een werk geniet auteursrechtelijke bescherming als het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt. Met een licentieovereenkomst kunnen zulk soort werken tegen een vergoeding in gebruik worden gegeven.
• Knowhow: dit bestaat uit niet-octrooieerbare, vertrouwelijke kennis en expertise die commerciële waarde heeft. Een voorbeeld van een knowhow is de specifieke kennis van een ingenieur over geavanceerde productieprocedures voor microchips.
• Merk: een merk fungeert als een onderscheidend symbool voor goederen of diensten ten opzichte van andere. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld een woord, een afbeelding of een combinatie van beide. Een voorbeeld hiervan is het merk Netflix. Het is belangrijk dat een merklicentie ingeschreven wordt, bijvoorbeeld bij het Benelux, Europese of internationale merkenregister. Door de inschrijving van een merk in een register mogen anderen bijvoorbeeld het logo en de naam niet meer gebruiken.
• Model: een model is een uiterlijke vormgeving van een nieuw product met een eigen karakter. Een voorbeeld hiervan is een meubelontwerper die een unieke en herkenbare vorm heeft gecreëerd voor een stoel, met specifieke kenmerken zoals de contouren van de rugleuning, de vorm van de poten en het materiaalgebruik. Een merklicentie dient ingeschreven te worden bij het Benelux, Europese of internationale merkenregister.

Een licentienemer kan bij het verlenen van een licentie voor merken en modellen die niet ingeschreven staan in het register zijn rechten niet tegen derden uit te oefenen. Er kunnen dan geen juridische stappen ondernomen worden tegen andere mensen of bedrijven die hetzelfde merk ongeoorloofd gebruiken. Registratie is als het ware de officiële erkenning van de rechtmatige licentienemer, en het geeft het volledige recht om anderen aan te spreken als ze op de licentie inbreuk maken.

Soorten licentieovereenkomsten

Het belangrijkste doel van een licentieovereenkomst is om vast te stellen wat de licentienemer wel en niet mag doen met het verleende intellectuele eigendom. Licentieovereenkomsten zijn vormvrij. Partijen hebben de vrijheid om de inhoud van de overeenkomst naar eigen wens in te vullen. Veelvoorkomende vormen van licentieovereenkomsten zijn:

• Exclusieve licentie: De licentienemer is de enige die het intellectuele eigendom mag gebruiken. Dit betekent dat de licentiegever de IE-rechten verder niet in licentie mag geven en ook zelf het IE-recht niet meer in gebruik mag hebben. Dit is vooral gebruikelijk bij bijvoorbeeld software op maat.
• Sole licentie: De licentienemer krijgt als enige de IE-rechten. De licentiegever behoud echter wel het recht om de IE-rechten te gebruiken en exploiteren.
• Niet-exclusieve licentie: De licentiegever behoudt het recht om de IE-rechten te gebruiken, te exploiteren en om deze aan meerdere partijen te verstrekken.

Beschrijving van de licentie

Het is belangrijk dat in een bijlage bij de licentieovereenkomst, een duidelijke beschrijving wordt gegeven van het bezit dat onder de licentie valt. Zo kan, als de licentie betrekking heeft op software, in de omschrijving worden aangeven of het recht op installatie op meerdere computers is inbegrepen of dat het gebruik beperkt is tot een specifiek aantal gebruikers.

Ook moet in de overeenkomst vastgesteld worden binnen welk gebied de licentie geldt en voor welke duur. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de licentie alleen in Nederland te laten gelden voor de duur van één jaar. Zo verschillen de licenties van Netflix bijvoorbeeld per gebied. Sommige films zijn wel te zien in de Verenigde Staten maar niet in Nederland en vaak ook maar voor een bepaalde tijd.

De vergoeding voor de verleende licentie

Verder wordt in de overeenkomst de vergoeding voor het exploiteren van het intellectuele eigendomsrecht bepaald. Hier zijn over het algemeen drie vormen voor:

• De licentienemer betaalt de licentiegever een vast bedrag (lump sum) dat in één keer of periodiek uitbetaald wordt.
• De licentienemer betaalt de licentiegever een percentage van de verkoopprijs of een afgesproken bedrag per verkocht product. Dit worden royalties genoemd.
• De licentienemer betaalt de licentiegever bij het bereiken van vooraf bepaalde gebeurtenissen (een milestone). Bijvoorbeeld bij het bereiken van een bepaalde productontwikkeling.

NB: Het is ook mogelijk verschillende vormen te combineren. Bijvoorbeeld het betalen van een vast bedrag én een bedrag per verkocht product.

Hoe dit document te gebruiken

In de overeenkomst dienen de volgende dingen opgenomen te worden:

• De gegevens van de licentiegever en de licentienemer;
• Een beschrijving van de rechten die in licentie worden gegeven;
• De duur van de licentie;
• De rechten die worden verleend aan licentienemer;
• De voorwaarden voor gebruik;
• De manier en hoogte van de vergoeding.

Vervolgens dient de overeenkomst door beide partijen ondertekend te worden. Indien de overeenkomst ondertekend wordt door een vertegenwoordiger binnen een onderneming, is het belangrijk dat deze persoon bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Vaak ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, maar soms zijn andere entiteiten, zoals individuele bestuurders of derden (bijvoorbeeld aandeelhouders of commissarissen) ook bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dit staat vaak in de statuten vermeld.

Verder is het belangrijk dat beide partijen een kopie van de (ondertekende) overeenkomst in handen krijgen. De volgende documenten dienen als bijlage toegevoegd te worden aan de overeenkomst:

• Indien het een merk of model betreft: een bewijs van inschrijving van het merk of model bij het relevante register.
• Indien wordt besloten om een beschrijving van de werken waarop auteursrechten rusten als bijlage toe te voegen, is het essentieel om deze daadwerkelijk als bijlage bij te voegen.
• Dit geldt eveneens voor de beschrijving van de kennis en informatie die onder knowhow valt en eventueel als bijlage wordt toegevoegd.

Ook is het van belang dat een merk- of modellicentie ingeschreven wordt in het relevante register. Zonder een inschrijving is het voor de licentienemer niet mogelijk om het recht tegen derden uit te oefenen.

Toepasselijk recht

• Auteurswet
• Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.