Contrato de licenciamento de propriedade industrial

Por meio do contrato de licenciamento de propriedade industrial, o titular de um direito de propriedade industrial (marca, patente, desenho industrial e topografia de circuito integrado - chip) ou de um programa de computador (software ou aplicativo), chamado licenciante, autoriza outra pessoa, chamada licenciado, a explorar essa tecnologia em sua atividade econômica.

Isso significa que o licenciado usará essa tecnologia em sua atividade econômica em função de sua notoriedade (ex.: marca) ou de sua necessidade para a produção de certa mercadoria ou prestação de determinado serviço (ex.: patente ou software).

Neste contrato, as partes poderão determinar para quais atividades o licenciado poderá usar essa tecnologia, o preço de licenciamento, o prazo, dentre outras questões.

Como utilizar este documento?

Após integralmente preenchido, o contrato deverá ser assinado por todas as partes e por duas testemunhas, que deverão rubricar todas as páginas. Cada contratante deverá manter consigo uma cópia do documento assinado.

A averbação do contrato de licenciamento de propriedade industrial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é necessária para que o contrato produza efeitos quanto a terceiros (ou seja, pessoas que não são parte no contrato). Além disso, a averbação tem por objetivo legitimar os pagamentos internos e internacionais, permitir a agilização fiscal e comprovar a exploração ou uso efetivo da propriedade industrial no país.

O contrato deverá, enfim, ser acompanhado por originais ou cópias dos seguintes documentos:

• carteira de identificação de todos os signatários (licenciante, licenciado e testemunhas);
• CPF (Cadastro de Pessoas Físicas, da Receita Federal do Brasil) de todos que assinam o contrato;
• ato constitutivo do empresário ou sociedade empresária e documentos que comprovem serem os signatários pessoas habilitadas a representá-los;
• se for o caso, comprovante de titularidade no INPI.

• Diferença entre licenciamento e cessão

Por meio do contrato de licenciamento, o titular da tecnologia apenas autoriza a sua exploração por outra pessoa em sua atividade econômica, mediante o pagamento de certa remuneração.

No caso da cessão, o titular transfere a titularidade para outra pessoa, deixando de possuir qualquer direito sobre a tecnologia cedida.

• Diferença entre licenciamento de marca e franquia

O contrato de licenciamento de marca é utilizado para que o titular de uma marca autorize outra pessoa a usá-la em sua atividade econômica.

O contrato de franquia, por sua vez, é um contrato mais complexo, que inclui, mas não se limita ao licenciamento de marca. Isso quer dizer que, dentre outra previsões, a franquia também será caracterizada pela utilização da marca de outro titular. Entretanto, além do licenciamento de marca, o contratante poderá também adotar a maneira como a própria empresa organiza a sua atividade, funcionando, assim, como uma espécie de filial.

• Parte do contrato residente no exterior

Se alguma das partes contratantes residir no exterior será necessário constituir procurador no Brasil com poderes para representá-la judicial e administrativamente, inclusive para receber citações.

O Direito aplicável

O contrato de licenciamento é regulado pela seguinte legislação:

• Lei federal n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial);
• Instrução Normativa INPI/PR n. 070, de 11 de abril de 2017;
• Resolução INPI/PR n. 199, de 07 de julho de 2017;
• Lei federal n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; e
• Lei federal n. 11.484, de 31 de maio de 2007.

Como editar o modelo?

Você preenche um formulário. O documento é redigido diante dos seus olhos, conforme as suas respostas.

No fim, você o recebe nos formatos Word e PDF. Você pode editá-lo e reutilizá-lo.